domingo, 17 de noviembre de 2013

Contrato de licencia de marca


Marketingdirecto.com
 La licencia de marca es un contrato mercantil  por el que el titular de una marca (licenciante) confiere a otro (licenciatario), -que puede ser tanto una persona física como jurídica-, una autorización para que éste pueda identificar con la marca del primero los productos y servicios que elabore. El objetivo de este contrato es la cesión del derecho de uso marca, pero no de su titularidad  la cual continuará siendo del licenciante.
Este tipo de contrato requiere  que el licenciatario elabore total  o parcialmente el bien o servicio distinguido con la marca, siendo importante  la identificación del producto sobre el que recae la licencia.  Este contrato está concebido como una forma de posibilitar la explotación de la reputación de una marca. Ahora bien se trata en definitiva de un contrato de colaboración en el que ha de existir  un vínculo de confianza entre licenciante y licenciatario.

La normativa actual no  exige para la formalización de ese tipo de contrato de marca por escrito como requisito de validez del contrato. La forma escrita sí que es necesaria para la inscripción de la marca en el Registro de marcas, aunque no es necesario que conste en documento público.

Son elementos importantes a incorporar en un contrato de licencia son:
- Si existe o no exclusividad. En la licencia exclusiva el licenciante, titular de la marca, se compromete a no conceder a otros la facultad de utilizar la marca.
-    Control de calidad. Se suele pactar un derecho de control a favor del licenciante, que especificará los detalles de la calidad exigida del licenciatario.
-  Determinar la categoría/as de producto, de manera que se determine la exacta definición del producto o servicio objeto del contrato
-  Definición del territorio de actuación. La licencia puede limitarse a un ámbito territorial concreto  o universal ( para todos los estados).
-  Prohibición de competencia , de manera que el licenciatario no podrá elaborar bienes o prestar servicios que compitan con los ofrecidos por la marca del licenciante.
-    Plazo de duración.
-    Autorización o no para sublicenciar.
-    La fecha de la primera venta.
-  Prohibición de impugnación de la marca, el licenciatario no podrá cuestionar la validez de la marca del licenciante.
-Determinación del royalty y el mínimo garantizado.
-   Porcentaje destinado a publicidad.
-  Business plan, para tener una previsión de lo que se venderá en los primeros 3 o 4 años y cúal será el precio que el producto o servicio tendrá en el mercado.
Proporcionar al licenciatario el copyright identity y el style/creative guide, con el fin que el licenciatario conozca cual es el proceso creativo de la  marca.

Los efectos principales de la existencia de un contrato de licencia de marca son:

a)    El uso de la marca  con el licenciatario con el consentimiento expreso del licenciante
b)Los productos introducidos por el licenciatario en el mercado pueden circular libremente por el territorio comunitario. Por ello es importante que en el con trato se defina el territorio, una vez definido el cual el licenciante no podrá oponerse  a la libre circulación del producto o servicio por el mismo. 

Básicamente hay tres tipos de contratos de licencia: 
1-el contrato de licencia de distribución,
2-el contrato de licencia de producción y distribución 
3-el co-branding.

Derechos y obligaciones del licenciante 

Derechos
1. Controlar la actividad del licenciatario.
2. Actuar contra el licenciatario en caso de violación del derecho de marca. 
El Tribunal de Justícia de la Unión Europea (TJCE 23-4-09, asunto Copad/Christian Dior C-59/08)  dispuso que una marca prestigiosa o de lujo puede prohibir que su marca se venda en tiendas de descuento o similares, puesto que dañan la imagen de la marca.  

Obligaciones

1. Garantizar al licenciatario el uso pacífico de la marca.
2. responsabilidad civil por productos defectuosos, en el caso de que éste aparezca como fabricante.

Derechos y obligaciones del licenciatario

Obligaciones

1.  El pago del royalty o regalía establecida en el contrato y mínimo garantizado. Este pago puede realizarse a tanto alzado, mediante un canon mínimo más un porcentaje sobre ventas, mediante un pago periódico o a mediante la combinación de los indicados sistemas. En el sector de la moda, en concreto en la moda  textil el royalty suele fijarse en un 10%-12%, pudiendo llegar a alcanzar hasta un 20% sobre la total facturación del año.
Respecto al mínimo garantizado para las marcas premium  generalmente se suele fijar un mínimo del 25%  de la facturación  independientemente de si el producto se vende o no.
2.  En este tipo de contrato el licenciante también puede reservarse un 1%-2% de la facturación en concepto de publicidad  de la marca.
3. El licenciatario tiene el derecho pero también la obligación de usar la marca por la que ha obtenido la licencia, especialmente cuando se ha concedido en exclusiva, puesto que si la marca no se usa durante un período de cinco años  está incursa en causa de caducidad.

Derechos

Como ya se ha apuntado con anterioridad,  el licenciatario  tiene derecho a que le sea proporcionado el “copyright identity” y sobre todo la “style or creative guide”.

El licenciatario exclusivo tiene, salvo pacto en contrario, legitimación para ejercitar las acciones de violación contra un tercero infractor de marca.   

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